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Questo articolo è la seconda parte di una mini-rubrica in tre puntate, che ha come obiettivo il supporto a aspiranti imprenditori ed imprenditrici nell’orientarsi e districarsi nelle fasi cruciali che separano i loro progetti dall’effettiva realizzazione.
Abbiamo esordito con i consigli in pillole del Dott.Duccio Marraghini, commercialista esperto in finanza e burocrazia e proseguiamo adesso con l’approfondimento di un’area molto delicata: la sfera legale.
Questo ambito è spesso croce e delizia: da un lato è ciò che ci tutela dall’altro è ciò che può farci incorrere in spiacevoli rallentamenti o problemi.
Abbiamo chiesto all’Avv.ssa Irene Sorbi di chiarire alcuni dei dubbi più frequenti.
Tra le prime domande che si pone una persona con un’idea ed un progetto imprenditoriale, soprattutto se riguarda un prodotto, è sicuramente:
Un progetto imprenditoriale può essere tutelato innanzitutto rivolgendosi a professionisti esperti soprattutto nel settore fiscale e legale.
Da un punto di vista legale, un’idea imprenditoriale può essere tutelata dai diritti di proprietà intellettuale, i quali, in generale, attribuiscono facoltà di esclusiva a soggetti che svolgono attività economiche nel libero mercato concorrenziale.
La proprietà intellettuale tutela appunto le opere dell’ingegno.
Si parla in particolare di diritto industriale quando si fa riferimento alle opere tecnologiche e commerciali (brevetti, marchi etc..) e di diritto d’autore quando invece si intende tutelare un’opera artistica.
Spesso, una stessa opera può comunque essere tutelata contemporaneamente da più diritti di proprietà intellettuale.
Tra i principali diritti di proprietà intellettuale si possono elencare i seguenti: marchi, brevetti, diritti d’autore, segreti commerciali, disegni e modelli, domini dei siti web, protezione delle banche dati, indicazioni geografiche.
Infine, è opportuno precisare che nel settore del diritto industriale, un’altra figura professionale diversa da quella dell’Avvocato è rivestita dal Consulente in proprietà industriale, iscritto nell’apposito Albo.
Spesso si sente utilizzare impropriamente il termine “marchio” come sinonimo di “brevetto” e viceversa. In realtà il marchio e il brevetto sono ben diversi tra di loro, nonostante entrambi siano disciplinati dal diritto industriale.
Il marchio si annovera tra i cosiddetti “segni distintivi” (tra i quali vi sono anche la ditta, l’insegna, etc… ) che hanno la funzione di identificare un prodotto o un servizio di una impresa e diversificarlo da quelli delle imprese concorrenti.
Il marchio, innanzitutto, può essere tutelato sia mediante la registrazione (che, come si dirà nel seguito, può essere nazionale, Europea ed Internazionale) che mediante il mero utilizzo (marchio di fatto); i limiti di tutela sono però più ampi in caso di registrazione del marchio.
Inoltre, perché un marchio possa considerarsi valido, deve essere nuovo (non devono esistere marchi identici o simili già registrati) lecito e avere capacità distintiva (deve poter identificare i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e quindi non può essere costituito da denominazioni generiche di prodotti o servizi, o essere meramente descrittivo).
Un marchio ha validità decennale dalla data del deposito della domanda e può essere rinnovato ogni dieci anni all’infinito. Infine, è importante ricordarsi che un marchio deve essere utilizzato, in quanto è soggetto a decadenza per non uso (mancato utilizzo quinquennale del marchio a decorrere dalla data di registrazione).
Diversamente, il brevetto per invenzione, definibile come soluzione originale di un problema tecnico, è un titolo che viene conferito dall’autorità amministrativa (perché necessita appunto di un atto amministrativo per essere costituito) al titolare per sfruttare in via esclusiva un’invenzione per un periodo determinato (20 anni per il brevetto per invenzione).
Da un lato il titolare di un brevetto può sfruttare in regime di monopolio la propria invenzione impedendo a concorrenti terzi di realizzarla o di venderla, dall’altro lato la medesima invenzione viene divulgata e così messa a disposizione della collettività per promuovere lo sviluppo tecnologico. Inoltre, una volta terminato il periodo di esclusiva, l’invenzione potrà essere sfruttata dalla collettività.
Perché un’invenzione sia brevettabile la normativa prevede che la stessa abbia determinati requisiti di brevettabilità, più precisamente, che: i) sia nuova (non compresa nello stato della tecnica, inteso come tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto); ii) implichi un’attività inventiva (quando l’invenzione, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica); iii) sia atta ad avere un’applicazione industriale (quando il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria).
Non tutto può essere considerato brevettabile; per esempio, non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali etc..
Infine, bisogna distinguere ulteriormente tra i brevetti per invenzione e i brevetti per modello di utilità, i quali ultimi sono considerati “nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti”.
I brevetti per modello di utilità hanno una diversa disciplina nonché una diversa durata (10 anni), e non sono riconosciuti in tutti i Paesi.
Innanzitutto, i marchi si possono distinguere a livello territoriale in marchi nazionali (per esempio marchio italiano il cui ufficio competente è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM con sede a Roma), marchi Europei (il cui ufficio competente è l’Euipo Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale con sede ad Alicante) ed Internazionali (il cui ufficio competente è l’WIPO World Intellectual Property Organization con sede a Ginevra).
Il marchio nazionale avrà efficacia e quindi troverà tutela solo nel territorio dello Stato ove è stato registrato, il marchio dell’Unione Europea troverà tutela nel territorio dell’Unione Europea, e infine, il marchio Internazionale troverà tutela solo nei singoli paesi aderenti al Protocollo di Madrid sul marchio internazionale che siano stati espressamente designati nella domanda di estensione internazionale del marchio nazionale o regionale (con conseguenti difformità in termini di costi).
Più precisamente, per depositare una domanda di registrazione di un marchio internazionale bisogna passare prima dalla fase del deposito nazionale (es marchio italiano) o regionale (marchio Europeo) e solo successivamente depositare una domanda di estensione internazionale della registrazione del marchio. In questo caso è possibile estendere la domanda nazionale entro 6 mesi dalla data di deposito della domanda nazionale o Europea rivendicando la cosiddetta data di priorità, cosicché gli effetti della registrazione internazionale retroagiranno alla data di deposito della prima domanda (nazionale o Europea).
Si distinguono poi per tipologia in marchi individuali e marchi collettivi (che contraddistinguono prodotti con determinate caratteristiche/qualità dei prodotti); esistono poi marchi figurativi, verbali, complessi (che presentano sia elementi figurativi che verbali), di colore, di forma, di movimento, di posizione, etc…
Anche nel caso dei brevetti è opportuno precisare che non esiste un brevetto che valga indistintamente in tutti i paesi del Mondo ma si distinguono, a livello territoriale, in Brevetti nazionali, Regionali ed Internazionali. Prima di parlare del brevetto internazionale è opportuno effettuare brevi cenni sul brevetto nazionale e sul brevetto Europeo.
Oltre al deposito nazionale (in Italia o negli altri paesi che riconoscono e tutelano tale titolo di proprietà industriale) è possibile depositare una domanda di brevetto anche a livello Europeo avanti all’Ufficio Europeo Brevetti (EPO, n.b. non si tratta di un Ufficio dell’Unione Europea in quanto istituito attraverso una Convenzione di diritto Internazionale di cui sono firmatari anche paesi non facenti parte dell’UE).
A seguito del deposito della domanda di brevetto nazionale in Italia, la stessa verrà esaminata dall’UIBM dopo l’emissione di un rapporto di ricerca da parte dell’EPO (che svolge questo servizio per conto dell’Ufficio Italiano), in genere dopo 9 mesi dalla data di deposito. Qualora venga concesso, il brevetto italiano avrà efficacia per 20 anni dal deposito della domanda e sarà soggetto al pagamento di una tassa di mantenimento a partire dal quinto anno.
Anche la domanda di brevetto presentata all’EPO viene esaminata e, se ritenuta concedibile, il richiedente dovrà convalidare il brevetto Europeo negli stati (aderenti alla CBE – Convenzione sul Brevetto Europeo) nei quali intende proteggere la propria invenzione.
A livello Internazionale è poi possibile presentare avanti al World Intellectual Property Organization (WIPO) una domanda unica di estensione internazionale di una domanda di brevetto per poi ottenere tanti singoli brevetti nei paesi designati e che rientrano nel cosiddetto accordo “Patent Cooperation Treaty” (noto anche come sistema PCT), tra i quali lo stesso Brevetto Europeo.
In questo caso non vi è un’unica concessione, ma unicamente un’unica domanda di estensione internazionale che subirà l’esame degli Uffici dei singoli paesi che verranno successivamente designati entro e non oltre 30 mesi (o entro 31 mesi per alcuni paesi) dalla data di deposito nazionale (nel caso in cui si rivendichi la priorità, che, a differenza dei marchi, non è di 6 mesi ma di 12 mesi).
Tra gli errori più comuni commessi da coloro che muovono i primi passi in tale settore, vi è sicuramente quello di domandarsi come proteggere le proprie idee solo dopo averle realizzate e divulgate e così facendo precludersi spesso molte forme di tutela.
Per esempio, come si è detto, un’invenzione per essere brevettata deve essere nuova e quindi non divulgata, per evitare ciò una buona prassi è far sottoscrivere un NDA (accordo di riservatezza) a coloro ai quali si espongono le proprie idee. Altro errore comune è quello di non stanziare opportune risorse per la tutela delle proprie idee anche all’interno delle imprese, non prevedendo patti di non concorrenza e accordi di riservatezza che vincolino i propri dipendenti o collaboratori, o non adottando misure di sicurezza e di vigilanza adeguate per evitare che le proprie informazioni segrete possano essere divulgate.
Oppure, ulteriore errore molto comune che viene commesso è il pensare che le spese che si dovranno sostenere per tutelare le proprie idee siano unicamente quelle iniziali, per esempio per il deposito di una domanda di brevetto o di registrazione di un design, di un marchio, etc…
Invece, le spese sono ulteriori e talvolta anche periodiche (per esempio tasse di mantenimento annuali dei brevetti, tasse decennali dei marchi, vigilanza dei marchi, tasse di esame e tasse di concessione di brevetti, etc…).
È opportuno quindi rendersi conto non solo delle spese iniziali ma anche di quelle successive di mantenimento, facendosi affiancare da esperti anche nel settore fiscale che possano valorizzare e ammortizzare tali spese nel contesto societario, nonché individuare bandi pubblicati per la promozione e lo sviluppo tecnologico, nei quali rientrano spesso sia la progettazione che lo sviluppo delle idee proteggibili attraverso diritti di proprietà intellettuale.
È buona prassi tutelarsi facendo sottoscrivere un accordo di riservatezza (o non disclosure agreements, NDA) alle persone terze a cui si desideri esporre le proprie idee per svilupparle e promuoverle.
Si tratta di vere e proprie pattuizioni volte a garantire che le informazioni che si andranno a fornire rimangano segrete e non vengano divulgate.
Trattandosi di un vero e proprio contratto, è opportuno che le pattuizioni in esso contenute siano espresse chiaramente, quali la tipologia delle informazioni che si ritengono segrete, le modalità di trasmissione, la durata dell’accordo di riservatezza, le penali, etc… pertanto è consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto.
Qualora ci si ponesse il problema della tutela delle proprie idee solo dopo averle compiutamente realizzate, come già detto, potrebbe accadere che le stesse non siano più tutelabili o siano tutelabili solo in parte. Per esempio, se divulgo una mia idea senza pensare a tutelarla preventivamente, la stessa potrebbe essere realizzata da altri soggetti terzi e potrebbe essere molto difficile dimostrare la paternità dell’idea medesima, oppure non potrebbe essere più tutelata come si vorrebbe, per esempio depositando una domanda di brevetto di invenzione (se soddisfa i requisiti di brevettabilità) in quanto già divulgata e pertanto mancante di novità.
È bene porsi tali domande prima di realizzare compiutamente i propri progetti, o addirittura prima di iniziare a svilupparli.
Ringraziamo l’Avv.ssa Sorbi per la sua disponibilità e vi ricordiamo che l’ultima tappa di questo “viaggio” nei dubbi imprenditoriali sarà la testimonianza di Francesco Limberto, CTO e co founder di Vino.com, che è riuscito a districarsi da queste incertezze creando un’azienda solida e in crescita.